导语

继“PRETUL”商标再审案后，最高院在江苏常佳金峰动力机械有限公司（以下简称“常佳公司”）“东风”定牌加工侵权案中撤销了江苏省高院作出的二审判决，最终认定常佳公司侵权行为不成立。

近日，随着我国最高院的一纸判决，持续4年之久的“东风”商标侵权案尘埃落定，由该案引发的涉外定牌加工商标侵权问题在国内业界引起了广泛关注及热议，因此我所就该案做出几点分析，以供业内同仁参考。

案情回顾

上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴公司”）是我国第100579号、第624089号“东风DONG FENG及图”商标注册人，在柴油机等产品上依法享有注册商标专用权。常佳公司因受印度尼西亚PTADI公司委托在境内从事柴油机产品加工并按照委托人要求贴牌“东风”标识，后将产品出口至印度尼西亚，上柴公司认为常佳公司的定牌加工行为侵犯了其商标权，于是提起商标侵权之诉。

江苏省常州市中级人民法院一审认定，江苏常佳公司系从事定牌加工行为，且尽到了合理的审查或注意义务；全部用于境外销售、不进入中国市场流通领域的商标附加行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为。故，一审判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。

江苏省高级人民法院二审认定，涉案行为属于涉外定牌加工行为，但认为江苏常佳公司未尽到合理的审查或注意义务，判定江苏常佳公司的定牌加工行为存在过错，判决停止侵权、赔偿损失等。

江苏常佳公司不服江苏省高院作出的二审判决，遂向最高人民法院提起再审申请。

再审认定

最高院再审认为，江苏常佳公司与印尼PTADI公司签订委托书接受该公司委托，依据印尼PTADI公司合法拥有的商标权生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是作为委托人的印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认；常佳公司作为定牌加工合同中的受托人，在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态，常佳公司已经适当履行了审慎适当的注意义务；根据再审查明及上柴公司提交的证据，自2004-2007期间，上柴公司亦是受印度尼西亚被许可方的委托出口“东风及图”商标的相关产品。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印尼境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响。

北京志霖律师事务所接受江苏常佳公司一审、二审及再审的委托，全程处理本案，基于最高法院再审判决并结合案件的基本情况，针对本案中的焦点问题进行如下评析。

一、关于商标侵权行为中对定牌加工商标使用的认定问题

我国现行商标法中对商标的使用有明确的定义。《商标法》第四十八条，“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”，该条规定不仅适用于商标行政管理程序，而且适用于商标司法审判活动。在商标侵权案件中，对于“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”的侵权行为所涉及的商标使用，按照上述法条的规定，应指在商品、商标包装等上以标注方式或其他方式标注商标标识并用以识别商品来源的行为。

此外，商标的基本功能是识别或者区分商品或者服务来源，商标的识别功能只有在商品进入流通领域中才得以发挥。江苏常佳公司受印尼PTADIA公司委托生产的定牌加工产品依据授权书全部出口至进出口商，且仅可以在印度尼西亚销售。由于该批产品未进入国内市场，商标具有的识别性或者指示性无法发挥作用，上柴公司与其生产制造的“东风”柴油机之间的对应关系未受到实质性破坏。因此，江苏常佳公司在定牌加工生产中进行的贴附、添加商标标识的行为不属于商标法意义上的商标使用行为，进而不构成对上柴公司商标权的侵犯。

最高院在（2014）民提字第38号“PRETUL”商标定牌加工案中，同样明确指出：“储伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”注册商标权利人。亚环公司受储伯公司委托，按照其要求生产挂锁，在挂锁上使用“PRETUL”相关标识并全部出口至墨西哥，该批挂锁并不在中国市场上销售，也就是该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能。商标作为区分商品或者服务来源的标识，其基本功能在于商标的识别性，亚环公司依据储伯公司的授权，上述使用相关“PRETUL”标志的行为，在中国境内仅属物理贴附行为，为储伯公司在其享有商标专用权的墨西哥国使用其商标提供了必要的技术性条件，在中国境内并不具有识别商品来源的功能。因此，亚环公司在委托加工产品上贴附的标志，既不具有区分所加工商品来源的意义，也不能实现识别该商品来源的功能，故其所贴附的标志不具有商标的属性，在产品上贴附标志的行为亦不能被认定为商标意义上的使用行为。“

二、关于涉外定牌加工中国内加工方的审慎审查及合理注意义务的问题

本案中，二审法院认为，“虽然常佳公司接受印尼PTADI公司的订单生产加工的产品全部出口至印度尼西亚，可以认定其行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。理由如下：第一，上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久，经过其长期使用，已经被认定为驰名商标。第二，印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。第三，常佳公司作为接受印尼PTADI公司委托贴牌生产的国内加工商，应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标。”

最高院认为，“常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经适当履行了审慎适当的注意义务“，“常佳公司从事本案所涉贴牌加工业务之时，上柴公司与印尼PTADI公司之间的商标争议已经印度尼西亚最高法院生效判决处理，印尼PTADI公司作为商标权人的资格已经司法程序确认。”从该些论述中可以看出，最高院在认定常佳公司已作出必要审查及合理注意义务时是基于两个方面的考虑。

对此，本所认为：第一，在确定所谓“合理注意与避让义务”时，要考虑到中国的实际情况，常佳公司没有能力承担过高的审查和注意义务。

对境外委托人提供的商标权利证书或授权许可证书进行必要的审查，其中包括对相关权利凭证本身的真实性、委托贴牌的商标及委托加工的产品与该权利凭证上登记注册的内容是否符合，应当是常佳公司日常业务中所能承担的最大注意义务。如何才能达到“合理注意与避让义务”，在企业实际工作中也无法统一标准，会使得企业无所是从，失去了法的指引作用。2013年，江苏常佳公司与印尼PTADI公司签订柴油机产品定牌加工协议，生产制造“东风DONG FENG”牌柴油机及柴油机组件时是依照委托方印尼PTADI公司提供的由印度尼西亚法和人权部知识产权总署颁发的IDM000089328号商标证书，该证书上显示印尼PTADI公司是“东风DONG FENG”商标及标志的持有人。商标注册证作为商标所有人主张注册商标权利的合法有效凭证。常佳公司在进行涉外定牌加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，关注了印尼PTADI商标权利的状态，按照一般商业交易习惯及惯常作法，常佳公司的行为应被视为尽到了合理的审查及注意义务。

第二，尊重他国司法主权，认可经由外国法院做出的生效判决裁定，并将该判决中已确认的事实作为判案的主要依据。上柴公司“东风DONG FENG”商标曾于2000年被国家工商局商标局认定为驰名商标。2006年至2011年期间，上柴公司与印尼PTADI公司就“东风DONG FENG“商标权属问题在印度尼西亚法院进行了多次诉讼。2010年11月23日，印度尼西亚最高人民法院作出编号769K/Pdt.Sus/2010判决，最终驳回了上柴公司的上诉请求，支持雅加达法院作出的认定印尼PTADI公司是中文”东风“商标和标识在印度尼西亚的首位注册人的一审判决。2011年2月11日，印度尼西亚法和人权部知识产权总署依据印度尼西亚最高法院的上述判决，撤销了上柴公司注册号为IDM000167428号”东风DONG FENG“商标的注册登记。在常佳公司在接受印尼PTADI公司定牌加工业务时，印尼PTADI公司是经印度尼西亚最高法院最终确认的在印度尼西亚享有“东风DONG FENG”涉案商标权的权利人。我国最高院根据印度尼西亚最高法院的最终司法判决，并在该判决认定的商标权利归印尼PTADI公司的事实基础上，审查了印尼PTADI公司提供的IDM000089328号“东风DONG FENG”注册证的合法性、有效性、真实性，从而作出了与二审法院关于常佳公司未注意合理避让义务的相反认定。

三、关于所谓常佳公司支持国外企业恶意抢注我国企业驰名商标的观点

针对本案的争议中，也有同仁的观点认为印尼PTADI公司在印度尼西亚抢注上柴公司的“东风”商标，常佳公司明知这种情况还进行“东风”贴牌加工出口，变相的支持了外国公司支持恶意抢注我国企业驰名商标的行为。

本所试提出一些不同意见，供读者参考：

首先，要尊重印度尼西亚最高法院的判决。国外企业和个人在中国领土范围内应遵守中国法律；同样的，中国企业和个人在国外也应当遵守当地国的法律。PTADI公司在印度尼西亚注册了涉案的东风商标，是否构成恶意抢注东风商标，应按照印度尼西亚的法律规则评价，而不是按照中国的法律规则来评价。如果我们不尊重、不认可、不承认印度尼西亚最高院的判决，则中国法院的判决也有可能在国外法院得不到尊重、认可和承认，这势必会对中国企业的国际贸易构成严重损害，也会极大影响中国的形象。

其次，如果由常佳公司承担上柴公司在印尼东风商标权归属案件败诉的不利后果，对于常佳公司来说非常不公平。商标权人始终是维护权利的第一义务人，本案中，将“东风”商标延伸至国外注册取得权利，或在与外国公司的商标权属争议中获得胜诉是上柴公司的责任，在印尼法律规则下取得权利基础才是应有之义，而不应通过将所谓的注意和避让义务抛给常佳公司，让我国定牌加工企业承担上柴公司在印尼败诉的不利后果。即使制裁挣取微薄加工费的国内定牌加工企业，也无法改变在国外商标权丧失的事实。所谓尘归尘，土归土，该谁承担的责任，还是要由谁来承担。

对于我国定牌加工企业众多，如果严格注意义务的标准，会造成加工企业从能力上来说无法判别、无法操作。

结语

涉外定牌加工商标侵权一直是备受争议的话题，我国各地法院在涉外定牌加工案件中对商标侵权的认定各有不同。最高院此次作出的“东风“定牌加工案的再审判决为今后地方法院在处理类似商标侵权纠纷时提供了典型的判例指导，树立了以商标法意义上的侵权行为构成涉外定牌加工商标侵权中的重要考量标准，明确划定了定牌加工合同中受托人履行必要合理审查或注意义务的范围，既要严格依法保护商标权人合法权益，又要防止不适当扩大保护而对正常国际贸易和竞争秩序造成妨碍。